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| 特許成立の要件(２) ～新規性・進歩性・先願の地位～ |
（１）新規性
前のページで特許の対象は「発明」でなければならない とお話しましたが、この要件をクリアした出願は、さらに以下の3点について重点的に審査されます。
 あたらしいものであること（新規性) |
 容易にできるものではないこと（進歩性) |
 最も先に出願されたものであること（先願) |
これらは、前のページで述べたところの、発明は「創作」でなければならないことと 重なる点も
あるのですが、特許制度の目的が技術の累積的進歩による産業の発達にあることを考えれば、既に世の中に出ている
新しくない技術や、容易に考えつく当たり前のものに独占権たる特許権を与えてしまうと、
技術の累積的進歩や産業の発達に貢献しないばかりか、既に実施されている
技術を実施できなくなってしまう ことになり、かえって産業の発達を阻害して しまうことになってしまうからです。
また、同じ発明が同時期に出願されて両方とも特許になってしまうと、世の中に
同じ技術について2つの独占権が成立してしまうことになり、権利のバッティングが
起こってしまいます。
ご自分の発明が特許になるかどうかを判断するためには、特許庁はどのような基準で、
これらの特許要件を審査するのか、ある程度知っておくことが必要です。
（２）進歩性
「新規性」の要件を満たす新しい発明であっても、容易にできる発明には独占権は付与されません。とはいっても、この「容易」であるか否かの判断は
一筋縄ではいきません。特許審査において通知される拒絶理由通知の8割から9割が、この「進歩性欠如」なのです。
従来技術にちょっと毛が
生えた 程度の発明に簡単に独占権を与えられないという審査官と、お客様のご依頼を受けて何とか特許査定を
取ろうとする弁理士との、永遠かつ壮絶な戦いがここにあります。
ここでは、特許庁が「特許審査基準」によって、進歩性判断の手法はこういうふうにやっていますと
公表しているものを、普通の人が分かる言葉に直して以下に示します。
まず、審査の対象となっている発明が、この技術（発明）をもとに容易にできたものであるという
ことを説明するのに適した、もとの公知技術（発明）を選びます。これを「引用発明」といいます。
次に、審査対象の発明と①で選んだ引用発明の、一致する点と相違する点を
はっきりさせます。
一致点ばかりで相違点がなければ、両者は同じ技術（発明）ということになり、進歩性の前に
上述の「新規性」がないことになりますので、相違点があることが進歩性判断の前提となります。
次に、この2つの技術の相違点の溝を埋めるための「論理づけ」を試みます。どういうことかというと、
引用発明Ａと審査対象の発明Ｂを比較して、ＡとＢを結び付ける糸をさがします。例えば、ＡからＢ
に至ったのは、Ａよりも適した材料を選択しただけ（最適材料の選択）であるとか、
ＢはＡの単なる設計変更に過ぎないとか、また、ＢはＡと他の公知技術との
単なる組み合わせに過ぎないとか、両者を結び付ける「論理づけ」を試みます。
そのほか、Ａや他の公知技術の中に、Ｂを思いつくようなきっかけ（動機）となるようなもの
がなかったか、などを調べます
このようにして、「論理づけ」すなわち両者を結びつけること、ができたときは「進歩性なし」
との判断となり、どうやっても「論理づけ」ができない場合には「進歩性あり」ということで、
めでたく進歩性の要件をクリアしたことになります。
また、審査している発明が引用発明に比べて、その効果が予測できないほど大きいとかいう場合には、
その程度によって判断は「進歩性あり」の方にプラスに働きます。
特許庁の審査官は「進歩性欠如」の拒絶理由のなかで、必ず、上記 の
引用発明をあげ、 の
うちのいずれかの論理づけが できることを書いてきます。
これに対して、私たち弁理士の方は、審査官の引用発明選定の過程で引用発明のとらえ方に
間違いがあったとか、論理づけが不当になされたとか、また、引用発明と比べて効果が比類なく
大きいとか、意見書の中で反論します。しかし、反論が無理なときは一歩引いて、補正書によって、
発明の内容を狭めたりして、引用発明と結びつく部分を削って、「論理づけ」ができないようにします。
蛇足になりますが、よく特許査定率が高いことを売りにする特許事務所が見られますが、
そういう宣伝は素直に受け取るべきではありません。
従来技術に対して
絶対的進歩性を有する発明など、そうあるものではありません。審査官は、進歩性が微妙な多くの発明に対して、
まずは引用発明からの論理づけができる点を示して、出願人（弁理士）が意見書などでどう反応してくるかを見
る場合が多いといえます。
そこで、出願した発明を補正して、権利行使をしてもほかの人にあまり影響を及ぼさない範囲に減縮すれば、
比較的簡単に
権利化することはできます。
しかし、誰が実施しても
権利侵害とならないような権利をとっても、何らお客様の利益とはなりません。お客様のために
ギリギリのところで審査官と勝負して、できるだけ大きな範囲で権利を取ることが弁理士のアサイ
ンメントだと思うのです。
（３）先願の地位
特許権は独占権（民法でいう「物権」的権利） であるため、同じ権利
が世の中に同時に2つ存在するわけにはいきません。
同じ時期に同じ発明についての出願が複数なされた場合の優先順位を決める方法は2つ
あります。一つは先に発明を完成させた人に権利を与えるやり方で、もう一つは、発明を完成させた時期に
関わらず、先に特許庁に出願した人に権利を与えるやり方です。前者を先発明主義といい、
後者を先願主義といいます。
日本は権利の安定性重視という立場から、先願主義をとっています。どちらが先に
発明したかという ことについては、なかなかはっきりさせることができませんが、どちらが先に
出願したかということは、記録が残るのの一目瞭然です（アメリカは先発明主義を
とっていましたが、最近大きな法改正を行い、近い将来、先発明主義から
先願主義に移行することが決まっています）。
もしも、同じ発明について同じ日に２つの出願があった場合には、特許庁から両方の出願人に
協議するよう指令が出されて、協議によって決まった出願人だけが、
ほかの特許要件を満たすことを条件に 登録を受けることができます。協議がまとまらない場合や協議が
できない場合には、両方の出願人とも特許を受けることはできなくなります。
by 橋本商標特許事務所